Ліцензійний договір на користування торгівельною маркою: необхідність сьогодення   З кожним днем актуальність укладання ліцензійного договору, за яким надається право використовувати торгівельну марку (знак для товарів та послуг), збільшується. Викликано це тим, що, по-перше, на українському ринку з’являються іноземні торгівельні марки, які є всесвітньовідомими і не потребують в майбутньому значного вкладення коштів для так званої «розкрутки», а   по-друге – вітчизняні компанії, створюючи торгівельні мережі, можуть будь-кому: юридичній або фізичній особі передати свою торгівельну марку для подальшого її використання цими особами вже в своїй в господарській діяльності.

У перекладі з латинської слово «ліцензія» (licentia) означає «право», «дозвіл», «свобода». Термін «ліцензія», який застосовується до об'єктів інтелектуальної власності, має самостійне значення і свою специфіку. Під ліцензією розуміється дозвіл, відповідно до якого одна особа (ліцензіар) - власник виключного права на об'єкти інтелектуальної власності (наприклад, торгівельної марки) надає іншій зацікавленій особі (ліцензіату) право користування цими об'єктами за обумовлену винагороду і на певних умовах. Умови такого договору визначаються існуючою ситуацією на ринку, в тому числі попитом і пропозицією на предмет ліцензії. Ліцензія є результатом укладення цивільно-правової угоди –  ліцензійного договору та реєстрації ліцензійного договору в Державному департаменті інтелектуальної власності (далі – Департамент), який функціонує при Міністерстві освіти і науки України (МОН). У ліцензійному договорі визначаються вид ліцензії, сфера використання об'єкта права інтелектуальної власності (конкретні права, що надаються за договором, способи використання зазначеного об'єкта, територія та строк, на які надаються права, тощо), розмір, порядок і строки виплати плати за використання об'єкта права інтелектуальної власності, а також інші умови, які сторони вважають за доцільне включити у договір.

Враховуючи усталену на території України судову практику, сторонами ліцензійного договору може бути передбачено безоплатне надання ліцензіатові права на використання об'єкта інтелектуальної власності (торгівельної марки). Чинним законодавством України не встановлено надання дозволу на використання торгівельної марки (знака для товарів і послуг) лише на платній основі.

Таким чином, умовно можна виділити такі види ліцензій:

  • проста ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату право використовувати об’єкт ліцензії в установлених договорами рамках, але залишає за собою право використовувати його на тій же території, надавати ліцензії на таких же умовах необмеженому колу осіб, при цьому ліцензіат не має права видавати субліцензії;
  • виключна ліцензія – ліцензіар надає ліцензіату виключне право на використання об’єкта ліцензії у встановлених договором рамках, власник свідоцтва відмовляється від самостійного використання та надання ліцензій іншим особам;
  • повна ліцензія – надає ліцензіату все коло прав, які витікають зі свідоцтва. Ліцензіат користується правами протягом строку дії такого свідоцтва (деякі науковці вважають, що  повна ліцензія є підвидом виключної).

Враховуючи темпи розвитку ринку товарів і послуг на території України, як у суб’єктів господарювання, так і у фізичних осіб може виникнути необхідність укласти ліцензійний договір. Даний вид цивільно-правової угоди не є абсолютною новелою на правовому полі України, але все ж таки при його укладанні необхідно пам’ятати про певні аспекти та особливості:

  1. Сторонами ліцензійного договору можуть бути як юридичні, так і фізичні особи. Фізичні особи-громадяни України можуть діяти особисто, та, вступаючи в правовідносини даного виду, повинні мати повну дієздатність. Але, слід звернути увагу на те, що іноземці та особи без громадянства (в незалежності від того, чи мають вони постійне місце проживання на території України або поза нею) не можуть самостійно вступати в відносини з Департаментом; вони можуть реалізувати свої права лише через патентних повірених – представників у сфері інтелектуальної власності, уповноважених державою. Щодо укладення ліцензійного договору юридичною особою – він повинен бути підписаний особою, яка має на це відповідні повноваження та скріплений печаткою юридичної особи. Якщо стороною договору є іноземна юридична особа, необхідно враховувати вимоги, які передбачені Положенням про форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів), затвердженим наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції від 6 вересня 2001 р. № 201. Якщо власниками товарного знака є декілька осіб (колективна власність), вони можуть особисто брати участь у зазначених правовідносинах або надати таке право одному з співвласників. В останньому випадку обов’язковим є нотаріальне оформлення доручення, в якому чітко визначаються права уповноваженого.
  2. Строк дії ліцензійного договору не має перевищувати терміну дії свідоцтва. Видача ліцензії на використання торгівельної марки (товарного знака) здійснюється в межах строку дії реєстрації торгівельної марки (товарного знака). З огляду на можливість пролонгації дії свідоцтва за клопотанням власника, вважаємо необхідним передбачити автоматичну пролонгацію ліцензійного договору. Такий порядок позбавить сторони зайвих витрат коштів та затрат часу.
  3. Територія дії ліцензійного договору. В ліцензійному договорі слід обов’язково вказувати чіткі межі географічного регіону, на який розповсюджується дія ліцензії. Територія дії може бути меншою за територію дії свідоцтва, але не навпаки.
  4. Ліцензійний договір вважається укладеним, якщо сторони дійшли згоди щодо істотних умов (тобто тих умов, які визнані істотними законом або необхідні для договорів даного виду). Але дійсним ліцензійний договір стає лише з дати публікації відомостей про видачу ліцензії в офіційному бюлетені “Промислова власність” та внесення їх до державного реєстру свідоцтв України на знаки для товарів і послуг. Дотримання письмової форми договору є необхідною умовою дійсності договору.

Таким чином, у випадках, коли фізична або юридична особа володіє майновими правами на торгівельну марку (знак для товарів і послуг), за її бажанням, вона може передати цей актив у користування будь-якій іншій особі, при цьому висуваючи певні умови: територія, на яку розповсюджується дія ліцензія, перелік товарів або послуг, на яких буде міститися позначення торгівельної марки, конкретні права й способи використання торгівельної марки (наприклад, право на використання знака для товарів і послуг, у діловій документації або рекламі або шляхом нанесення його на товар, упакування) та строк дії ліцензії.

Одним з найактуальніших та цікавих, з точки зору оподаткування, є оплата за ліцензійним договором. Умови про винагороду сторони визначають самостійно залежно від торгівельної марки (знаку для товарів та послуг), виду ліцензії, обсягу переданих прав, інших факторів. Виплата винагороди за використання торгівельної марки можлива у формі одноразового (паушального) платежу, періодичних платежів (роялті) або комбінованого платежу (паушальний та роялті). Паушальний платіж звичайно виплачують на початку терміну дії ліцензійного договору. Роялті є ліцензійним платежем у вигляді сум, які сплачуються періодично, залежно від обсягів виробництва або реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) з використанням об'єкта права інтелектуальної власності (торгівельної марки). Наприклад, раз у рік або раз у квартал протягом усього терміну дії ліцензії. Причому роялті можна розраховувати як конкретний відсоток від суми обороту по продажах або від прибутку, а також у вигляді твердої суми за одиницю продукції, що випускається по ліцензії. Привабливість роялті обумовлена можливістю віднесення таких платежів на валові витрати (доходи) підприємства. Згідно з пунктом 4.1.4 статті 4 Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств», саме платежі у вигляді роялті включаються до складу валових доходів одного платника податків, а згідно з пунктом 5.4.2 статті 5 –  до складу валових витрат іншого. Назвавши платіж паушальним, юридична особа ризикує не потрапити під положення цієї норми і не віднести платежі до валових витрат. А адже одна з головних задач ліцензіата - зменшити базу оподаткування, поклавши роялті на валові витрати, після чого на суму, що залишилася, нарахувати податок на прибуток.

Таким чином, підсумовуючи вищезазначене, можемо зробити висновок, що, володіючи нематеріальним активом у вигляді торгівельної марки (знака для товарів і послуг), можна не лише використовувати його у власній господарській діяльності, а й передавати його у користування іншим особам за договором ліцензії, отримуючи при цьому винагороду.  Для іншої сторони, ліцензіата, суттєвими перевагами є можливість випуску продукції під уже розкрученою торговою маркою та економія коштів на розробку і виведення на ринок власної торгової марки, а також додатковий бонус зі сторони оподаткування – віднесення роялті до складу валових витрат.

Статтю підготувала:

Юрист Адвокатської компанії «ПРАЙМ»

Биковська Анна